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Änderungen im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ab 1. Mai 2020

Im Einzelnen gilt Folgendes:

1. Nichtigkeit einer Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG¹)

Das Nichtigkeitsverfahren aufgrund absoluter Schutzhindernisse bleibt von den Neuerungen ab Mai 2020 im Wesentlichen unberührt:

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag aufgrund absoluter Schutzhindernisse vom DPMA für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen § 3, § 7 oder § 8 MarkenG eingetragen worden ist; das heißt, wenn die Markenfähigkeit fehlte, der Anmelder nicht Inhaber einer Marke sein konnte oder absolute Schutzhindernisse entgegenstanden und dieses Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit noch fortbesteht. Für Kollektivmarken enthalten die §§ 106, 103 MarkenG noch weitere Nichtigkeitsgründe; für Gewährleistungsmarken finden sich weitere Nichtigkeitsgründe in §§ 106 h, 106 e MarkenG.

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann (§ 53 Abs. 2 MarkenG).

Der Nichtigkeitsantrag muss schriftlich gestellt werden. In § 53 Abs. 1 MarkenG ist nunmehr zudem festgehalten, dass die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind. Aus diesem Grund wurde auch das Antragsformular für das Nichtigkeitsverfahren aufgrund absoluter Schutzhindernisse (W 7442) entsprechend angepasst. Bitte verwenden Sie das aktuelle Formular!

Innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung des Antrags ist eine Gebühr in Höhe von 400 Euro zu zahlen. Handelt es sich um eine Marke, die ab dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, können auch die mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz neu hinzugekommenen Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 9 bis 12 MarkenG (geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen, traditionelle Weinbezeichnungen, traditionelle Spezialitäten, Sortenbezeichnungen) geltend gemacht werden.

Das streitige Verfahren wird nur dann durchgeführt, wenn der Inhaber der eingetragenen Marke der Nichtigerklärung und Löschung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Nichtigkeitsantrags widerspricht (§ 53 Abs. 5 MarkenG), ansonsten wird die Marke für nichtig erklärt und gelöscht.

Bei Erfolg des Nichtigkeitsantrags aufgrund absoluter Schutzhindernisse gelten die Wirkungen der Marke in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten (§ 52 Abs. 2 MarkenG).

Die hier genannten Regelungen gelten für den auf Deutschland erstreckten Teil von international registrierten Marken entsprechend, § 115 MarkenG.

2. Nichtigkeit einer Marke aufgrund entgegenstehender älterer Rechte (§ 51 MarkenG)

Ganz neu ab 1. Mai 2020 kann im DPMA auch ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung einer eingetragenen Marke - oder auf Schutzentziehung des auf Deutschland erstreckten Teils einer internationalen Registrierung - aufgrund eines entgegenstehenden älteren Rechts im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG gestellt werden. Bisher konnte dieses Verfahren ausschließlich vor den ordentlichen Gerichten durchgeführt werden.

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis13 MarkenG genannten Rechte gestellt werden sowie von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen (§ 53 Abs. 3 MarkenG).

Der Antrag kann dabei auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden (§ 51 Abs. 1 MarkenG). § 51 Abs. 2 bis 4 MarkenG enthält besondere Regelungen, nach denen die Erklärung der Nichtigkeit aufgrund entgegenstehender älterer Rechte in bestimmten Fällen ausgeschlossen ist (z.B. im Falle der Duldung der jüngeren Marke oder der Nichtbenutzung der älteren Marke).

Der Nichtigkeitsantrag muss schriftlich gestellt werden und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben (§ 53 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG). Bitte verwenden Sie das entsprechende Formular (W 7642 und die Anlagen W 7642.1 bzw. W7642.2)!

Innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung des Antrags ist eine Gebühr in Höhe von 400 Euro zu zahlen. Wird der Nichtigkeitsantrag auf mehr als ein älteres Recht gestützt, ist für jedes weitere Recht eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 100 Euro zu entrichten. Das streitige Verfahren wird nur dann durchgeführt, wenn der Inhaber der eingetragenen Marke der Nichtigerklärung und Löschung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Nichtigkeitsantrags widerspricht (§ 53 Abs. 5 MarkenG), ansonsten wird die Marke für nichtig erklärt und gelöscht.

Bei Erfolg des Nichtigkeitsantrags aufgrund entgegenstehender älterer Rechte gelten die Wirkungen der Marke in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten (§ 52 Abs. 2 MarkenG).

Die hier genannten Regelungen gelten für den auf Deutschland erstreckten Teil von international registrierten Marken entsprechend, § 115 MarkenG.

3. Verfall einer Marke (§ 49 MarkenG)

Das Verfallsverfahren kann - mit Antragstellung ab 1. Mai 2020 - vollständig im DPMA durchgeführt werden. Bisher musste der Antragsteller seinen Antrag bei den ordentlichen Gerichten weiterverfolgen, wenn der Markeninhaber dem Antrag auf Erklärung des Verfalls und Löschung seiner Marke widersprach.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, sie inzwischen geeignet ist, das Publikum zu täuschen oder der Inhaber nicht mehr die Voraussetzungen des § 7 MarkenG erfüllt. Für Kollektivmarken enthält § 105 MarkenG noch weitere Verfallsgründe; für Gewährleistungsmarken finden sich weitere Verfallsgründe in § 106g MarkenG. Ein Verfallsverfahren zu Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken kann ausschließlich beim DPMA geführt werden.

Der Antrag auf Erklärung des Verfalls kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann (§ 53 Abs. 2 MarkenG).

Der Verfallsantrag muss schriftlich gestellt werden. In § 53 Abs. 1 MarkenG ist nunmehr zudem festgehalten, dass die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben sind. Aus diesem Grund wurde auch das Antragsformular für das Verfallsverfahren (W 7440) entsprechend angepasst. Bitte verwenden Sie das aktuelle Formular!

Innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung des Antrags ist eine Gebühr in Höhe von 100 Euro zu zahlen. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke dem Verfallsantrag fristgemäß innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zustellung, so wird das streitige Verfahren nunmehr im DPMA durchgeführt, wenn der Antragsteller eine Weiterverfolgungsgebühr in Höhe von 300 Euro zahlt.

Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Erklärung des Verfalls und Löschung seiner Marke nicht, wird diese - wie bisher - für verfallen erklärt und gelöscht (§ 53 Abs. 5 MarkenG).

Bei Erfolg des Verfallsantrags gelten die Wirkungen der Marke in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt worden ist, vom Zeitpunkt der Stellung des Antrags an, auf Antrag ggf. auch früher, als nicht eingetreten (§ 52 Abs. 1 MarkenG).

Die hier genannten Regelungen gelten für den auf Deutschland erstreckten Teil von international registrierten Marken entsprechend, § 115 MarkenG.

4. Verhältnis zum Klageweg vor den ordentlichen Gerichten

Sowohl der Verfall einer Marke (außer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke) als auch die Nichtigkeit aufgrund entgegenstehender älterer Rechte können auch im Wege einer Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden (§ 55 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits ein Antrag beim DPMA gestellt wurde (§ 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 MarkenG); umgekehrt ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen entgegenstehender älterer Rechte oder auf Erklärung des Verfalls beim DPMA unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage vor den ordentlichen Gerichten rechtshängig ist (§ 53 Abs. 1 Satz 5 MarkenG).

Aus diesem Grund wird im Register des DPMA eingetragen, wenn ab dem 1. Mai 2020 ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke beim DPMA gestellt oder entsprechende Klage vor einem ordentlichen Gericht erhoben wurde (§ 25 Nr. 24 MarkenV).

5. Weitere Änderungen in den Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

• Möglichkeit des Beitritts, § 54 MarkenG

Derjenige, gegen den ein Verfahren wegen Verletzung einer Marke anhängig ist oder der aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung der Marke zu unterlassen, kann innerhalb der in § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Frist nunmehr ab 1. Mai 2020 einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren gegen dieselbe Marke beitreten, solange noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde.

Der Beitritt ist ebenso wie der Verfalls- bzw. Weiterverfolgungsantrag sowie Nichtigkeitsantrag gebührenpflichtig und kann auch noch im Beschwerdeverfahren erfolgen.

• Anhörungen, § 60 Abs. 2 Satz 4 MarkenG

Seit dem 14. Januar 2019 findet im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eine Anhörung statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das DPMA dies für sachdienlich erachtet.

• Sicherheitsleistung, § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i.V.m. § 81 Abs. 6 PatG

Ab 1. Mai 2020 müssen Antragsteller im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, auf Verlangen des Markeninhabers wegen der Kosten des Verfahrens eine Sicherheitsleistung erbringen, die vom DPMA festgesetzt wird.

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¹ Alle Gesetzeszitate des MarkenG beziehen sich auf die ab 1. Mai 2020 geltende Fassung.

Stand: 29.04.2020